Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Может ли юрид.лицо , подавшее заявку на изобретение , заключить договор с предприятием, желающим внедрить это изобретение, и зарегистрировать этот договор в Роспатенте до получения патента?





услуги патентных поверенных регистрация торговой марки
 


Здравствуйте, уважаемые подписчики!
Вопросы по теме "Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Вопросы и ответы" присылайте на ящик vygodin@mail.ru


Вопрос 1:
Может ли юрид.лицо , подавшее заявку на изобретение , заключить договор с предприятием, желающим внедрить это изобретение, и зарегистрировать этот договор в Роспатенте до получения патента?

Ответ:
В приведенном случае договор между заявителем и пользователем заключить можно, но зарегистрировать его до регистрации патента в Роспатенте нельзя.
Поэтому это может быть предварительный договор, например, в виде договора о намерениях, в котором будет обязательство о покупке лицензии и регистрации такого договора в Роспатенте.
Можно оформить отношения в виде опционного договора, т.е. предприятию взять разработку "на пробу", проведя исследования, доработку, опытные испытания и т.д. За это время вполне можно будет получить патент и затем оформить лицензию.
Если же заявка на патент уже подана и есть уверенность в получении патента, можно подать договор в Роспатент на регистрацию, указав номер заявки, а после получения патента внести эти сведения в договор.
При этом необходимо ходатайствовать перед Роспатентом о том, чтобы он не выносил решение до регистрации патента, а даже не до его получения.

С уважением,
Выгодин Борис Анатольевич,
Патентный поверенный РФ,
www.patent-bureau.ru.


Вопрос 2:
Согласно патентному закону, право получения патента принадлежит работодателю с предоставлением автору изобретения компенсации в виде авторского вознаграждения. А как решается этот вопрос (право получения патента), если автором изобретения является руководитель предприятия, на котором реализуется изобретение? Предприятие зарегистрированно в форме ЗАО. Можно ли в этом случае патент на разработку, созданную в процессе производства, но оплаченный полностью из средств руководителя (автора), зарегистрировать на его имя? Какие претензии на патент могут предъявить акционеры?

Ответ:
Действительно, право на служебное изобретение или полезную модель принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. В этом смысле нет разницы для случая, когда автором является руководитель предприятия.
Другое дело, кто будет являться владельцем патента - автор или предприятие?
Если договором этот вопрос не урегулирован заранее, то патент должен принадлежать предприятию, поскольку получается, что он создан в связи с выполнением трудовых обязанностей. Тем не менее, случай, описанный Вами, достаточно типичный.
Учитывая, что руководитель, будучи нанятым акционерами лицом, получив права на патент на свое имя, в случае увольнения эти права сможет использовать по своему усмотрению, что может нанести ущерб предприятию. Поэтому такие действия руководителя без согласия акционеров могут рассматриваться как действия с заинтересованностью и в уставе предприятия на них может быть предусмотрен запрет.
Если такие случаи не предусмотрены уставом, акционеры вправе рассмотреть вопрос о правомерности такого патентования на собрании.

С уважением,
Выгодин Борис Анатольевич,
Патентный поверенный РФ,
www.patent-bureau.ru.


Вопрос 3:
Предприятие в ходе проектных работ использует чужие патенты. Должен ли быть в этом случае заключен лицензионный договор с патентообладателем? Является ли проектирование введением изобретения в гражданский оборот?
При строительстве подрядчик, имеющий патенты, осуществляет СМР по переданной заказчиком технической документации, где указаны патенты подрядчика. Кто в данном случае использует патент – заказчик или подрядчик?

Ответ:
1.Согласно п.2 ст.1358 ГК РФ использованием патента считается "изготовление, применение, продажа...иное введение в гражданский оборот..продукта, в котором использован" патент. Считать применением патента его использование в проектной документации вряд ли возможно, т.к. само изделие с использованием патента еще не изготавливалось, т.е. присутствует только "на бумаге", в проектной документации.
Последующие же действия по изготовлению продукции с использованием патента, применению этого изделия, его продаже и т.д. могут считаться введением в гражданский оборот.
В то же время, необходимо урегулировать договором отношения между проектной организацией и владельцем патента в отношении прав на его использование и получение дохода от такого использования. В таком договоре должны быть описаны права и обязанности каждой стороны, взаимоотношения с заказчиком, поддержание патента, выплата вознаграждения авторам, раздел прибыли от использования патента и другие.
2.При строительстве подрядчик, являющийся владельцем патентов, использует эти патенты при осуществлении строительно-монтажных работ. Именно в процессе таких работ и можно говорить об использовании патентов на конструктивные или технологические решения, т.к. эти решения позволяют увеличить надежность и безопасность работ, уменьшить сроки СМР и т.д., т.е. получить экономический эффект, служащий основой для решения вопроса о получении прибыли от использования патентов.

С уважением,
Выгодин Борис Анатольевич,
Патентный поверенный РФ,
www.patent-bureau.ru.




В избранное